企業(yè)字號以他人商標命名的定性
商標案情
原告某制衣公司于1993年8月注冊了商標A，2003年予以續(xù)展注冊，核定使用的商品為服裝。2008年12月、2011年12月，A商標兩次被認定為廣東省著名商標，在業(yè)界具有廣泛的知名度和較高的美譽度。被告A公司是一家經(jīng)營服裝生產(chǎn)和銷售的公司，成立于2010年6月，主要在阿里巴巴和淘寶網(wǎng)上銷售，并在其商品上注冊了B商標。2012年8月，原告發(fā)現(xiàn)被告A公司在未得到原告合法授權的前提下擅自將A登記為企業(yè)字號，并將A作為阿里巴巴網(wǎng)站上的店鋪名稱使用并進行宣傳，在商品宣傳圖片角落或不明顯處均印有A水印字樣。原告訴至法院，要求被告立即全面停止A商標侵權和不正當競爭行為，停止在企業(yè)名稱、網(wǎng)絡、商品及所有相關服務上使用A商標，賠償經(jīng)濟損失10萬元。
分歧
本案的爭議焦點是：被告的企業(yè)字號使用行為是否構(gòu)成侵犯他人注冊商標專用權或不正當競爭？
第一種觀點認為，既構(gòu)成侵犯他人注冊商標專用權行為，也構(gòu)成不正當競爭行為。根據(jù)公平競爭和保護在先的原則，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，具有攀附注冊商標商譽的主觀惡意，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為，同時也構(gòu)成不正當競爭。
第二種觀點認為，既不構(gòu)成侵犯他人注冊商標專用權行為，也不構(gòu)成不正當競爭行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用,不具有獨立或者相對獨立的標識意義，不是一種具有商標意義的使用行為，不能將其納入商標侵權范圍。被告擁有自己的商標品牌，不知道他人注冊商標的存在，沒有為攀附該注冊商標的商譽而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號的意圖，因此也不構(gòu)成不正當競爭。
第三種觀點認為，不構(gòu)成侵犯他人注冊商標專用權行為，但構(gòu)成不正當競爭行為。被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用，不具備標識商品來源的作用，且在網(wǎng)頁中又標注了自有品牌，因此不構(gòu)成對原告A注冊商標專用權的侵權。但是，作為同行業(yè)競爭者，被告應當知道涉案商標，也應當知道會造成混淆，因此構(gòu)成對原告的不正當競爭。
評析
筆者同意第三種觀點，理由如下：
1、商標侵權行為與不正當競爭行為的認定
《最高人民法院關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》中關于企業(yè)名稱與注冊商標規(guī)定：“企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標專用權的，依法按照商標侵權行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用產(chǎn)生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理。”
認定商標侵權行為的情形。商標的功能是識別商品和服務，注冊商標專用權的特點是權利范圍具有確定性，權利范圍不宜太寬，目的在于制止其他相同或者近似標識與注冊商標產(chǎn)生市場混淆的行為。只有企業(yè)字號已具有獨立或者相對獨立的標識意義，才是一種具有商標意義的使用行為，這是其納入商標侵權范圍的根本原因。
認定不正當競爭行為的情形。由于企業(yè)名稱權具有自身的權利屏障，商標專用權不能當然地將其權利范圍延伸到企業(yè)名稱權的邊界之內(nèi)。綜合考慮主觀上的狀態(tài)、客觀上的市場混淆可能性以及其他相關因素，由不正當競爭行為予以制止的方式更適合此類權利沖突的公平處理，也更能夠做到恰如其分和留有余地。
2、被告未將他人注冊商標作為企業(yè)字號在相同或類似商品上突出使用
根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定，“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的”，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。此類侵權行為的構(gòu)成需要具備四個要素：具有使用他人注冊商標的主觀意圖；字號的文字與注冊商標相同或者近似；在相同或者類似商品上突出使用；足以產(chǎn)生市場混淆。
字號的“突出使用”，是相對于正常使用而言的，乃是在企業(yè)名稱的使用中將字號突出出來，使其具有相對獨立的標識意義。突出使用，是指將與商標權人注冊商標文字相同或相近似的字號從企業(yè)名稱中脫離出來，在字體、大小、顏色等方面突出醒目地進行使用，使人在視覺上產(chǎn)生深刻印象的行為。突出使用的字號所具有的商標意義，構(gòu)成了認定侵犯注冊商標專用權的基礎。本案中，被告沒有將A從企業(yè)名稱中脫離出來突出醒目地進行使用，不具備標識商品來源的作用，故不構(gòu)成侵犯A注冊商標專用權的行為。
3、被告使用字號的行為具有攀附注冊商標商譽的主觀惡意
反不正當競爭法第二條第一款規(guī)定：“經(jīng)營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德。”構(gòu)成此類不正當競爭行為應當考量以下因素：主觀惡意、企業(yè)名稱中的字號與在先的注冊商標相同或近似、在先注冊商標和企業(yè)名稱的市場知名度、是否足以產(chǎn)生市場混淆等。
主觀惡意是指知道他人注冊商標的存在，為攀附該注冊商標的商譽而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號。商標等商業(yè)標記是影響并吸引消費者的主要識別因素，當該商標有一定的知名度后，其對于消費者選擇和識別商品來源的作用會更加明顯。如果商標是臆造的獨創(chuàng)性文字，具有較強的顯著性，留在消費者心目中的印象會更深刻。本案中，A商標具有較強的臆造性，先于被告公司注冊，并已注冊使用了七年，具有一定的知名度，為相關公眾所知悉。被告作為同行業(yè)競爭者，應當知道該商標，也應當知道使用該企業(yè)名稱可能引起相關公眾誤認為該商標與被告存在某種特定聯(lián)系，且其對為何將A作為企業(yè)字號未能作出合理的解釋。因此可以推斷被告具有“搭便車”的主觀惡意。
客觀上足以造成市場混淆，是指從后果看是否使普通消費者對市場主體及其服務的來源產(chǎn)生混淆或者混淆的可能。本案中，雖然原告主要在實體市場銷售商品，而被告則在虛擬網(wǎng)絡市場銷售，對普通消費者而言兩者是一個統(tǒng)一的銷售市場。原、被告雙方作為同行業(yè)競爭者，客觀上會引起消費者對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認或者誤解，認為雙方存在某種特定聯(lián)系或關聯(lián)關系，進而對兩者提供的商品產(chǎn)生混淆。
綜上，法院判決：被告A公司停止在其企業(yè)名稱中使用A文字，賠償原告經(jīng)濟損失3萬元。
（作者：張婷 陳成建,作者單位：浙江省義烏市人民法院）來源：人民法院報
